專利創造性評判中最接近現有技術的確定
創造性作為專利授權實質性條件中最為重要的條款,在專利授權和確權審查中占據重要地位,創造性審查體現的是對于發明創造相對現有技術做出貢獻的評判。而我國創造性評判所采用的“三步法”式審查基準建立在“最接近的現有技術”基礎上,圍繞“最接近的現有技術”進行邏輯演繹,最接近現有技術的確定對于衡量發明智慧貢獻的大小、評判技術主題的可專利性具有關鍵意義。
對此,《專利審查指南》做出普適性的規定,最接近的現有技術是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案,它既可以是“與要求保護的發明技術領域相同,所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術”;也可以是“與要求保護的發明技術領域不同,但能夠實現發明的功能,并且公開發明的技術特征最多的現有技術”1。
可見,對于最接近現有技術的確定,應當從所處的技術領域、涉及的技術問題、產生的技術效果、實現的功能及其技術方案本身等多個角度進行綜合判斷。其中,技術方案是技術特征的集合,然而這種特征的集合是發明出于解決技術問題的目的所采用的發明構思以及構思付諸實踐轉化而來的技術手段的外在表現,故對于發明構思及其相關技術手段的考量在確定最接近的現有技術過程中的作用也是不容置疑的。
一.以技術領域劃設范圍
技術領域是發明產生的土壤。存在于相同或相近的技術領域的發明創造,經常面臨相同的技術問題需要解決,并常應用相同或類似的技術手段。因此,不論是專利審查,還是當事人請求無效,均需要從海量的現有技術里獲取最接近現有技術,在此過程中,從與發明相同或相近的技術領域入手成為實踐中最常見的且有效的選擇。
確定技術領域最直接的依據就是技術方案的用途。這意味著,最接近的現有技術經常存在于與發明相同或相近的應用領域中。例如,針對要求保護場發射型顯示裝置的專利申請,應當在涉及顯示裝置的較寬技術領域中優先選擇“場發射型顯示裝置”這一應用領域的現有技術文件作為最接近的現有技術評判創造性2。
第100159號復審決定要求保護一種低分子量聚乙二醇(PEG)-坦索羅辛結合物的發明申請,坦索羅辛化合物是用于治療良性前列腺增生的藥物,發明利用PEG來增加坦索羅辛的水溶性,從而減低該藥物對中樞系統的毒副作用。駁回決定使用的對比文件1公開了用PEG對青霉素?;高M行化學修飾的技術,所述的青霉素?;钙鸬椒磻?ldquo;催化劑”的作用,在半合成抗生素及其中間體的制備中促進產物的生成,該現有技術利用PEG來形成兩水相生物轉化,使PEG修飾后的酶富集于一相,酶催化反應的產物主動轉移至另一相。
之所以駁回決定以對比文件1為最接近的現有技術,在于發明與對比文件1都引人注目地利用了PEG,但是,基于不同的應用可知二者顯然屬于既不相同、也不相近的兩個技術領域。進而,通過這樣明顯的領域上的差異能夠判斷出對比文件與發明所要解決的技術問題是無關的,且所用PEG的分子量、功能、施用對象、作用方式也存在較大差異(例如涉案發明中PEG的分子量為282,對比文件1中卻為10000),導致對被修飾物的物理和化學性能也產生了顯著影響。由此可知,如在確定最接近現有技術時首先考慮到二者應用領域的差異,從而能夠詳細審視在關鍵技術特征看似“被公開”的表象下蘊含的問題,則可以避免依據對比文件1作出駁回決定。
根據應用領域初步設定對現有技術的檢索和選擇的范圍能夠從龐雜的現有技術海洋中縮小獲取最接近現有技術的范圍。但是,應用領域相同或相近并不對最接近現有技術的確定構成絕對的限制,技術問題以及功能的相同或相似性同樣足以引導本領域技術人員在此基礎上進行進一步的改進。例如,雖然發明與現有技術的應用領域不同,但若二者基于同一原理、以基本相同的技術手段利用相同的功能解決相同或相似的技術問題,則應用領域不同的事實并不會阻礙本領域技術人員基于技術問題或功能的指引,到相關技術領域去找到該現有技術,將其作為通向發明技術方案的起點。
第40592號復審決定涉及保護一種微波陶瓷元器件制作的激光微調刻蝕方法,對比文件1公開了一種用激光照射對石英晶體進行微調的方法。針對復審請求人提出的“石英和陶瓷在用途、材料性質和工作信號頻段方面都存在差別,屬于不同領域產品”的觀點,雖然申請與對比文件1加工對象的性質和具體應用領域有差別,但激光微調刻蝕陶瓷和石英這樣質地堅硬的材料在原理和功能上是類似的,均利用激光束可聚集成很小的光斑,當達到適當的能量密度時,可有選擇地氣化部分材料,以解決精密調節微電子元器件的問題,且涉及激光微調刻蝕技術的現有技術文獻也已經給出該技術可通用于許多集成電路元器件的教導。這種技術問題與功能上的一致足以指引本領域技術人員以其作基礎,進行進一步改進或適應性調整。
二. 以技術問題引領方向
我國創造性審查基準的第三步因其結論直指創造性的評判結論而成為“三步法”中最有顯識度的步驟,因而大家通常容易注意到,此步驟是基于“現有技術是否給出將區別技術特征應用于最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示”3 進行判斷的,體現了技術啟示的尋找與確定是以技術問題作為內在驅動力的評判思路;然而,這樣的評判思路是貫穿于“三步法”的始終的,這意味著第一步——確定最接近的現有技術時,對技術問題方面的考量同樣至關重要。
具體看,筆者認為,在眾多考量因素中,最接近的現有技術應當與發明要解決的問題相關是一項不容忽視的要求,人們應當沿著技術問題指明的方向尋找“三步法”的最佳起點的定位。只有發揮技術問題對于確定創新基礎的引領作用,才能使三步法的適用與實際創新的正向方向相契合。反之,與發明要解決的技術問題無關的現有技術不適合成為最接近的現有技術。
對于任何一篇現有技術文獻而言,只有當所屬領域技術人員面對發明要解決的技術問題時,通過對該現有技術整體呈現的信息進行研究,能夠確定該現有技術與發明關注的目標之間在技術上存在內在的聯系,這篇現有技術文獻才有可能成為最接近的現有技術。這樣的內在聯系,既可以體現為該現有技術中明確或者含蓄地記載了發明所關注的問題,例如該現有技術中存在著、提出希望解決或者已經解決了相關問題,也以體現為在該現有技術中雖然沒有記載,但本領域技術人員通過閱讀現有技術的內容,能夠理解出其客觀上存在著相關的問題有待解決或者已經解決,還可以是,二者要解決的技術問題雖然不同,但存在相關性使得該現有技術恰好處于發明解決技術問題的過程中的某必由環節。
實踐中存在的一種片面的做法是僅將發明與現有技術二者要解決的技術問題進行比較以確定二者之間是否存在相關性,然而不難理解,即便是達到二者要解決的技術問題完全相同、且均得以解決的理想狀態,也只說明該發明有可能屬于該現有技術的替代方案;而以技術問題作為驅動力其實是回歸發明創造的正向的形成過程中,將最接近現有技術作為發明要解決的技術問題的土壤、起點抑或橋頭堡來看待的,由此最接近現有技術與發明要解決的技術問題的相關性并不一定嚴苛地要求其同樣以發明要解決的技術問題為研發的目標,因而,非常重要的一點在于,上述相關性的確定是以該有技術的整體是否與發明要解決的技術問題之間存在聯系作為判斷的著眼點。
第25725號復審決定的涉案申請涉及一種安瓿灌裝工藝。根據說明書的記載,由于安瓿瓶身體積小、且由薄玻璃制成,使得頭部段內徑與灌注頭外徑的大小很接近,因而在灌裝過程中容易出現兩種問題:一是頭部破碎;二是藥液殘留在頭部的內周上,影響后序的熔封質量,并使藥液量不準確。為此發明要解決的問題是使灌注頭能夠精準地伸入安瓿瓶的頭部段的中心位置的“精確定心”,于是對灌裝設備中安瓿的頭部段定心裝置的結構進行了改進,并請求保護。證據1涉及一種以啤酒瓶為例的一般飲料瓶的灌裝生產線,其在灌裝過程中雖然也需要解決定位問題,使得在保持瓶子直立的過程中瓶子之間并不產生相對動,但一般飲料瓶的灌裝工藝不需要達到安瓿灌裝對于“精確定心”的這種要求,不存在上述“精確定心”所追求的技術目標。由于證據1并不存在爭議專利所關注的特定技術問題,本領域技術人員想要使安瓿在灌裝過程中定位精準,不會將啤酒瓶這類一般飲料瓶作為進行改進的基礎,故該證據不適于作為本專利的最接近現有技術。
在確定最接近的現有技術時,發明與現有技術之間存在的相同技術特征的數量多寡是考慮因素之一,但應當明確的是,“技術問題的相關”與“相同技術特征的多寡”相比,是需要更為優先考慮的因素。雖然很多時候公開發明較多技術特征的現有技術容易成為最接近的現有技術,但若該現有技術與發明所要解決的技術問題無關,則說明二者之間存在的區別即便數量“少”,卻是足以導致技術方案出現實質性的差異的,這樣的實質差異往往使得二者技術發展的方向和路徑也會不同。如以這樣的現有技術為基礎挑戰發明技術方案的創造性,通常是困難的。
第40348號復審決定涉及一種香波組合物,其將脂肪鏈烷醇酰胺用作溶劑,使固體溶質溶劑化,以形成液態且易于流動的均勻組合物,還可包含余量的水。該技術方案的實質在于采用了特定的有機溶劑以使香波的有效固體成分得到充分溶解,形成更加濃縮的香波高濃度溶液。對比文件1公開了一種香波組合物,以水為主要組分,對固體溶質形成了含水的分散或乳化混合物,其目的在于使香波具有良好調理效果,并對皮膚刺激性較低。二者之間的區別技術特征僅在于對比文件中的水的含量高,或者可以理解為本發明的固體溶質的總含量要高。
然而,對比文件1采用水作為溶劑形成的是普通的香波低濃度懸濁液或者乳濁液,關注的是怎樣使香波更適于護理頭發并降低皮膚刺激,完全不涉及怎樣盡可能地溶解香波中的固體溶質以提高濃縮度的技術問題。在對比文件1與發明要解決的技術問題無關的前提下,本領域技術人員不會想到進一步提高對比文件1中固體溶質的含量;退一步講,即使想到進一步提高固體溶質的總含量,也不會想到通過使其中的脂肪鏈烷醇酰胺的含量提高以促進固體溶質的溶劑化,所以,如以此為最接近的現有技術,則本領域技術人員難以顯而易見地得到發明的技術方案。
現有技術的技術方案是否與發明要解決的技術問題__相關的判斷經常受到二者之間用途以及應用領域的影響。如果某一現有技術與發明的用途差異較大,容易導致該現有技術與發明要解決的技術問題毫無關聯的現象出現,則以該現有技術作為改進的基礎將會喪失進行改進的目標,難以獲得通向發明的路徑。例如,本領域技術人員難以想到對現有技術中用于橫梁式貨架的立柱孔型結構進行改造,在立柱的一個側面折彎,并與另一立柱相配套,用螺栓將二者鎖固,從而得到發明要求保護的用于電纜工程的梯架鎖固件方案,可見,對技術問題的相關性進行認定時需要考慮用途因素以及由用途所決定的技術領域的因素4。
三.以發明構思和相應的技術手段選定評判基礎
確定最接近的現有技術,核心在于從現有技術中找到與發明技術方案最密切相關的技術方案。因此,盡管如前所述,現有技術與發明要解決的技術問題存在內在的聯系是一項重要的要求,但最終影響最接近現有技術的確定的環節仍然在于技術方案之間相似性的比較?,F有技術中與發明最密切相關的技術方案應當是,在技術上與發明最為接近、經過較少或者較為容易的改進或調整就能夠得到要求保護的發明的技術方案。
通常而言,如果現有技術的技術方案與發明所述的技術領域相同或相近,該現有技術希望解決與發明相同或相似的技術問題,且二者在解決技術問題的過程中所采取的發明構思相同或相近,具有較多相同的技術特征,導致在面對發明所要解決的技術問題時,本領域技術人員會將該現有技術作為進行改進的基礎,則這樣的現有技術就是非常理想的最接近的現有技術。
第80745號復審決定涉及的發明要求保護某抗性基因制備疫苗的用途。對比文件1同樣是為了最終制備疫苗,嘗試初步篩選相關抗性基因,其公開的是一段與該抗性基因相關的標簽序列及其潛在用途,但從基因序列結構的比較上來看長度與發明申請是有差異的。對比文件2則公開了與該抗性基因具有高度同源性的序列,僅存在個別核苷酸殘基位點的差異,但其未記載該序列的功能和性質。
如果僅僅從結構近似的角度分析,無疑對比文件2將成為最接近的現有技術的首選。然而,決定認定,盡管發明申請與對比文件1的序列結構差異較大,但是兩者要解決的技術問題都是為了獲取血吸蟲抗性靶基因以便制備疫苗,采用的技術路徑都是通過篩選血吸蟲噬菌體展示cDNA文庫,得到靶基因表達序列標簽。不同在于,發明在篩選到標簽后繼續進行了表達,并驗證分析了其免疫效果,進而將對應的抗性基因用于制備疫苗。盡管現有技術是篩選到標簽的階段,但其明確提到,今后有必要將標簽“進行免疫預防實驗,以驗證其作為候選疫苗的可能性”。并且對于所屬領域技術人員而言,在抗性標簽的基礎上得到相應抗性基因并制備疫苗的過程,屬于生物工程領域疫苗的一般性研發思路,該研發過程中采用的也是該領域的常規技術手段。
可見,發明與對比文件1的發明構思是一脈相承的,本領域技術人員在該現有技術的基礎上,有充分動機和足夠的能力利用其所公開的標簽,獲得相應的抗性基因用于制備疫苗。即對比文件1公開了發明申請對現有技術進行改進的基礎,同時教導了改進方向,盡管其沒有直接公開抗性基因的全長序列,但是由于表達標簽的獲得正是發明研發構思中必要的節點,實際上提供了完成發明的最佳起點,因此,對比文件1相對于對比文件2而言更有資格被認定為相對于本發明而言最接近的現有技術。
具體案件中的情形有時較為復雜,同一技術領域中客觀上也存在著需要解決多種不同技術問題的情形。如果某一現有技術與發明涉及的技術問題互不相關,并且,該現有技術與發明出于解決各自技術問題的目的而采用了不同的發明構思、甚至選取的是相悖的技術手段,則仿佛是沿著不同的路徑攀登不同位置的兩個山峰一樣,這樣的現有技術顯然不適合作為攀登本發明這座高峰的起點或大本營。
通過上述案例還可以發現,判斷現有技術在技術上與發明的接近程度時,以技術特征的數量來衡量較為流于表象,因而相對于二者之間共有技術特征的數量多寡,發明構思以及與發明構思直接相關的技術手段是否相同或者相近居于更為重要的地位。一般來說,采用的發明構思一致、且與該構思直接相關的技術手段也相同或相似的現有技術,可被看作是沿著與發明較為一致的技術路徑謀求解決技術問題的現有技術,較之構思和主要技術手段差異大的現有技術,如以這樣的現有技術為基礎進行改進,顯然更有希望得到發明專利授權。
第67483號復審決定涉及的申請要求保護一種γ-Fe2O3基磁凝膠的制備方法,其分散相為Zn-γ-Fe2O3微粒,分散介質為HNO3水溶液,其中還具體限定了分散相的制備方法以及合成后磁凝膠的各種物化參數。駁回決定引用對比文件1作為最接近現有技術,結合對比文件2認為涉案申請不具備創造性;復審決定則引用對比文件2作為最接近現有技術,原因在于:
對比文件1公開了γ-Fe2O4基磁凝膠的制備方法,其中分散介質及合成后磁凝膠的物化參數與涉案申請相同,二者的區別主要在于,對比文件1選用ZnFe2O4顆粒作為分散相,由此導致分散相的制備方法也存在差異。對比文件2明確公開了與涉案申請的分散相和分散介質均相同的γ-Fe2O3基磁凝膠,并且分散相的制備方法也與涉案申請基本一致,區別在于所用分散介質的酸濃度不同,導致合成后磁凝膠的多項物化參數均與發明不同,因而從表象上看,與發明之間的區別特征在數量上較多。
雖然對比文件1公開了涉案申請較多的技術特征,但其發明構思與涉案申請差異較大,由于采用的分散相與涉案申請并不相同,由此導致所合成的是與發明完全不同的磁凝膠。假如采用以制備γ-Fe2O4基磁凝膠為目的的對比文件1作為起點,由于技術路徑不同,要想得到發明則需要對分散相的類型和制備方法均作出改變。但是,假如采用以制備γ-Fe2O3基磁凝膠為目的的對比文件2作為起點,因其具有與發明一致的發明構思,且均采用分散相γ-Fe2O3顆粒制備γ-Fe2O3基磁凝膠,本領域技術人員所需進行的調整僅僅是分散介質的酸濃度,且這樣的調整在現有技術中存在技術指引。至于合成后磁凝膠的物化參數的不同,看似使得二者之間出現了較多的區別特征,但所屬領域技術人員了解,這些產品參數是由合成方法的原料和制備方法所決定的,并非發明為實現其構思而采用的技術手段,可以預見當對酸濃度進行調整后,所測出的凝膠的各項參數自然也會發生相應的變化??梢?,采用與該申請具有一致發明構思及相應技術手段的對比文件2是與發明更為“密切相關”的現有技術,由此應將其確定為最接近的現有技術。
四.以歐美立法司法實踐作為宏觀參照
他山之石,可以攻玉。更何況由于歷史的原因,我國創造性立法及審查標準的諸多方面都與歐美專利法有著深刻的淵源。
舉例說來,美國專利法第103條規定了與我國創造性相對應的非顯而易見性,該法條所需要考慮的現有技術范圍不僅包含判定美國專利法第102條(即涉及新穎性及“占先”規定)的現有技術,還有“與請求保護的發明或與所要求保護的主題所涉及的問題有關的技術域”5 的現有技術;進一步地,聯邦巡回法院在其經典判例中將選擇現有技術的標準明確為應當是“與發明同屬相同技術領域”以及“與發明人所要解決的特定題合理相關”的現有技術,因為后者“邏輯上講會使發明人在考慮問題時引起他的注意”6 。同時,在分析將對比文件結合的“理由、啟示或動機”時,相關經典判例亦強調了技術問題對于尋找相關現有技術的重要性,即“所要解決的問題的性質引導發明人去注意可能與解決該問題相關的對比文件”7 。歐洲在確定最接近的現有技術時,在提出發明目的或效果是否相同是首要考慮因素時,強調關注“目的和效果的相同,而不是技術特征披露的多少,這樣可以使得選擇最接近的現有技術時更符合發明產生的過程,其創造性評判的推理過程更具說服力”8 ??梢?,美國和歐洲的立法和司法實踐為前述依據“與發明所要關注的目標之間的內在技術聯系,來確定最接近現有技術的思路提供了一定的支撐。
同時,我們注意到歐美各自具有一定的自身特點。美國非顯而易見性的評判是在整體考慮不同現有技術的基礎上,依據判斷主體自身的能力水平確定能否結合或者改進得到發明技術方案9 ,體現出其對于現有技術的選擇原則既適用于“最接近現有技術”,也適用于與其結合的現有技術,由此獲得的現有技術往往不是唯一的;且在經典判例10 中還特別強調,雖然在技術上存在采用最接近現有技術的方案解決本發明要解決的技術問題的可行性,但是本領域技術人員依然有動機去尋找其他相關的現有技術的教導來決定如何解決該技術問題。相比較下,歐洲更加注重最接近現有技術的獨特地位,將其表述為本領域技術人員可使用的通向發明的“最有希望的跳板”11;其申訴委員會進一步強調,最接近的現有技術應該是“提供了最適宜評價創造性的起點,涉及為了相同的目的而構思,或者與要求保護的發明具有相同目標的現有技術”12 。
可見,對于最接近現有技術的選擇是與各國創造性評判的整體方法思路相適應的,由于我國《專利審查指南》鑒了歐洲的“問題和解決方案方法”的創造性評判邏輯,所以從具體操作上近似度更高。由此提示我們,在我國創造性審查的實踐中,最接近現有技術的確定亦需要與我國現行的“三步法”評判基準相適應,應當借鑒不同判斷基準蘊含的思想和原則的內在精髓,但不可一味照搬照抄歐美的具體做法。
五.以最接近現有技術的確定標準指引專利審查與代理實務
明晰最接近現有技術的確定標準,對于專利審查具有積極的指導意義。作為專利創造性評判的基礎,最接近現有技術的確定屬于“以三性為主線的全面審查”中不可或缺的內容,直接影響著創造性評述的思路和結論。例如,出于檢索策略的應用,容易實際上以現有技術公開能否覆蓋盡可能多的權利要求技術特征作為選擇最接近現有技術的標準,這是檢索思路與創造性評判思路之間的有待調和之處。然而可以理解,如果選取的“最接近現有技術”不能夠成為現有技術整體的最佳代表,將發明與之比較則會造成對發明所做貢獻的認定不準確;如果選取的“最接近現有技術”不能成為稱職的“三步法”的邏輯起點,則本領域難以獲得以此為基礎完成發明創造的動機,容易在技術啟示的判定環節中出現失誤,得出錯誤的創造性結論。再如,創造性評判中容易出現為賦新詩強說愁的現象。當面對多篇現有技術時,一旦發現其中某篇現有技術公開了涉及專利申請發明點的關鍵技術手段時,往往會直接將其確定為最接近的現有技術;于是,該現有技術是否存在發明所關注的技術問題有待解決以及該手段在現有技術中解決的技術問題與其在專利申請中是否相關等等問題往往會被遮蓋起來,結果導致強評強判,為審查結論的偏差留下隱患。采用前述最接近現有技術的確定標準規范專利審查,就能夠有效地避免上述問題的發生,提高創造性評判的合理性與說服力。
同時,明晰最接近現有技術的確定標準,對于廣大創新主體亦具有現實價值。創新主體在答復審查意見或者無效宣告請求時,其抗辯意見往往更加聚焦評判的結論,而忽視評判的過程;更加聚焦“三步法”中啟示動機的判斷,而忽視“三步法”評判的起點,這相當于默認了審查員或者無效請求人對于最接近現有技術的選取。但從前述分析可以看出,最接近現有技術的選擇影響的是評判的根基,創新主體可以嘗試對于最接近的現有技術提出不同的看法,理清思路,借由技術領域、技術問題、發明構思及相應的技術手段等方面,或者直接利用不同的最接近現有技術提出爭辯,從而證明專利具有創造性。
綜上所述,在《專利審查指南》對于最接近的現有技術做出了原則性規定的基礎上,近年來的審查實踐已經促使最接近現有技術的判斷思路和具體判斷方式逐步走向清晰明朗。系統分析闡釋本文所載案例及其他各類典型案例的《專利復審委員會復審無效案例指引》一書即將出版,裁判者和創新主體均可借此更加體系化地了解和體會專利復審委員會的相關觀點,在為專利權人提供公平保護的同時,給予社會公眾合理的預期,維護公眾的信賴利益,促進專利審查與代理實務間的良性互動,提升專利授權和確權質量,踐行嚴格的知識產權保護政策。(第二作者、第三作者所作貢獻等同第一作者)
注釋
1 《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.
2 傅玉,技術領域對最接近現有技術選取的重要性,《中國知識產權》,2011年總第51期。
3 《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節
4 第28909號無效決定(201320516744.X)
5 專利法原理,第二版,羅杰·謝克特等著,第5章第5.2節
6 966 F.2d, 659, 23 USPQ2d, 1060
7 75 F.3d 1568, 37 USPQ2d 1626 (Fed. Cir. 1996)
8 歐專局申訴委員會案例法,第8版,第I部分,第D章,第3.2節
9 MPEP,2015年11月版,專利性部分,第2141章第2節C段
10 851 F.2d 1401, 7 U.S.P.Q.2d 1500 (Fed. Cir. 1988)
11 歐專局申訴委員會案例法,第8版,第I部分,第D章,第3.4節
12 T 1241/03
作者:
李 越 專利復審委員會質量保障處處長
魏 聰 專利復審委醫藥生物申訴二處審查員
李亞林 專利復審委員會化學申訴二處處長
來源:中國知識產權雜志總第125期